PDF《LINDA LIU & PARTNERS》

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1 - 如何应对中国商标审查、审理速度加快的趋势 商标部 中国商标代理人 郜宇 在2013 年修改后的《商标法》中增加了对于商标案件审查时限的规定,目前,依据商标案 件的法定审查期限和实际审查期限对比如下表所示: 申请事项 法定 审查时限 (月) 可延长 时限 (月) 法条 审查机关 实际审查期 限 (月) 注册申请

9 ―― 商标法 二十八条 商标局 9-10 驳回复审

9 3 商标法 三十四条 商评委 6-9 异议

12 6 商标法 三十五条 商标局

15 不予注册 复审

12 6 商标法 三十五条 商评委

11 无效 宣告 绝对 理由

9 3 商标法 四十四条 商评委

11 相对 理由

12 6 商标法 四十五条 连续三年 不使用撤销

9 6 商标法 四十九条 商标局

9 商标案件法定审理期限和目前实际审理速度的对比 在提高商标审查效率目标下,商标局、商评委目前都在加速审理商标案件.

中国商标局公示 的缩短商标审查周期的报告中,我们看到在

2018 年底前,商标注册审查周期要进一步缩短到

6 个月

1 .而在商标评审案件中,商评委对于驳回复审的审查也在不断加速,比如目前在驳回复审 案件中,商评委也采取了通常不等同时向商标局提交的针对引证商标提交的撤销连续三年不使 用、异议、无效宣告案件的审查结果,而直接依据案件的事实和理由做出驳回复审决定. LINDA LIU &

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2 - 因此, 在申请注册商标之际, 申请人应该适当调整策略, 以使得自身商标能够尽快获得保护、 同时维护自身合法权益.基于工作中的一些案件处理经验,笔者建议如下: 1. 更加注意对在先商标进行商标查询、制定计划 首先,现阶段商标注册申请审查大约需要

9 个月时间.出于节约成本、更早申请的目的,很 多申请人都选择不进行事先检索而直接申请商标.待后续商标局做出驳回决定后,在针对驳回通 知的具体理由以及引证商标的具体情况在后续复审程序中采取相应的对策.例如:在存在相同或 近似的在先商标的情况下, 申请人经常选择在复审的同时对于未发现使用证据的引证商标向商标 局同时提交撤销连续三年不使用申请的策略.待到引证商标被撤销后,使得申请商标获得注册. 在2016 年之前提交的驳回复审案件中,商评委一般会依据《商标法》第34 条四款以及《商 标评审规则》第31 条的规定等待申请人提交的针对引证商标的撤销连续三年不使用注册商标申 请、异议、无效宣告、转让等审查结果.但是,由于上述法律规定仅仅规定商评委 可以 等待, 而不是必须等待,因此在目前商标审查、评审整体加速的大背景下,商评委对于 是否等待 的做 法进行了一些内部调整.依据我们的实践以及所了解的相关信息,商评委对在商标申请日之后提 交的、针对引证商标的撤销申请一般采取 不等 的措施,即只要在商标评审时,尽管申请人提出 了暂缓审理的要求,只要撤销决定尚未做出,商评委就会直接根据案件事实和复审理由做出复审 决定.对于在申请日之后提交的针对引证商标的异议、无效宣告等程序,也基本上采取了 原则 上不等,个案中可以等待 的措施.而对于引证商标转让、变更等相对比较确定的程序,商评委 则一般会等待转让、变更结果后作出驳回复审决定. 虽然对于商评委上述 不等 的措施,申请人仍然可以后期提交行政诉讼以求法院在引证商标 最终被撤销、不予核准、宣告无效后,适用 情势变更 的原则核准申请商标的注册.然而,据我 们了解,目前北京知识产权法院对于情节不太复杂的驳回复审案件一般采取 速审 的方式进行. 因此,申请人是否能够通过提交行政诉讼达到申请商标获得注册的目的尚未可知.而且,提交行 政诉讼所花费的费用往往远高于申请商标的费用. 这种情况下,我们建议申请人更加重视在申请商标之前进行商标检索,并在申请商标之前对 于所有可能阻碍商标注册的在先权利及早采取措施. 这样一方面为后期商标驳回复审中请求商评 委暂缓审理、等待在先商标状态确定后核准申请商标注册创造了先决条件,另一方面申请人可以 对于获得商标注册的时间、难度、费用有了一个基本的预估,便于申请人能够及早调整自身的经 营和品牌策略,减少后期商标无法注册引起的更换商标所造成的损失. LINDA LIU &

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3 - 2. 注意提交备份申请 依据我们处理撤销连续三年不申请的经验,大量被申请的注册商标并未进行有效使用,而仅 仅是商标注册人准备待价而沽的 资源 .因此,在收到撤销申请答辩通知后,注册人往往无法提 供使用证据进行答辩或者仅仅提交一些没有实际证明效力的证据进行形式上的答辩以求 蒙混过 关 . 而同时该注册人也一般会重新提交一件相同的商标注册申请以规避 撤三 制度对于撤销其注 册商标权所造成的损失. 因此,在目前商评委驳回复审审理加速的背景下,如果申请人撤销、异议、无效宣告等程序 提交的时间较晚,则建议申请人在上述申请提交后,提交一份 备份 商标注册申请.这样的话, 即便商评委未等待引证商标状态确定, 就针对之前申请人商标的驳回复审做出了驳回注册的复审 决定,申请人仍然拥有一件有效的商标申请.而即便是引证商标的申请人、注册人在得知自己商 标被提交异议、撤销、无效宣告后重新申请其商标,其商标的申请日期也只能在申请人 备份 商 标申请日之后. 3. 监测关于相同近似商标的审查情况 商标局和商评委缩短审查、审理期限为申请人申请注册商标缩短了时间、提供了便利,同时 可能也会产生一些新的问题.例如:依据《商标法》 , 商标注册申请人自其商标在外国第一次提 出商标注册申请之日起六个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的,可以享 有优先权.而且优先权文件原件可以在申请提交后三个月内补交.现实中,很多国外企业由于各 种原因往往在优先权期限即将届满之前提交主张优先权的申请并且还可能在后续三个月内补交 优先权文件,从而造成商标信息录入相对滞后.因此在审查加速的背景下,有可能导致一些在后 申请的相同或者类似商品和服务上的相同近似商标在先获得初审公告和注册, 从而损害申请人的 利益.因此这种情况下,申请人需要重视有关商标的监视工作,及早对于这些商标提交异议或者 无效宣告申请,以维护自身权益. 注释:1:中国商标网――《齐心协力攻坚克难商标局提前缩短商标审查周期》 http://sbj.saic.gov.cn/gzdt/201711/t20171117_270420.html ........