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1 商标条例(第559 章) 申请编号 :

301802754 申请人 :宜兰食品工业股份有限公司 (I LAN FOODS INDUSTRIAL COMPANY LIMITED) 类别 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

45 所作决定的理由陈述 背景 1.

申请人於2010年12月31日( 「申请日期」 ) 根 《商标条例》 (第559章) ( 「条例」 )就以下标记( 「申请商标」 )提交防御商标注册申请 (下称 「本申请」 ) : 2. 申请注册的货品及服务属类别1至29及31至45 (「申请注册的货品及服 务」),详情列於附件A. 3. 在审查阶段,申请人先后提交了以下四份法定声明,作为申请商标於申请 日期前已符合注册为防御商标的证:- (1) 李玉生的法定声明,日期为2011年9月27日(「第一份声明」) ;

(2) 杨立民的法定声明,日期为2013年4月29日(「第二份声明」) ;

(3) 杨立民的法定声明,日期为2013年9月2日(「第三份声明」) ;

以及(4) 杨立民的法定声明,日期为2014年10月23日(「第四份声明」)

2 4. 商标注册处以本申请未能符合条例第60条的规定为由,不予接纳.申请人 的代理人天标知识产权代理有限公司在2013年9月3日通知商标注册处,拟 就申请商标的可注册性进行聆讯. 5. 在2014年9月25日发出的信件中,商标注册处表明在聆讯中聆讯人员可重新 考虑本申请而作出裁决.聆讯於2014年10月29日在本人席前进行.黄添伟 大律师代表申请人出席聆讯及陈词.聆讯结束时,本人表示容后作出判决. 条例的条文 6. 有关注册防御商标的规定,载列於条例第

60 条.第60 条订明: 「(1)凡商标就某些货品或服务注册,而该商标就所有或任何该等货品或服 务使用频密至变得极为驰名於香港,以致就其他货品或服务使用该商标便 相当可能会减损其就首述的货品及服务所具有的显著特性,则该注册商标 的拥有人如向处长提出申请,该商标可就任何或所有该等其他货品或服务 而注册为防御商标. (2) 纵使注册商标的拥有人并没有就某些货品或服务或没有打算就某些货 品或服务而使用该商标 , 该商标仍可就该等货品或服务而注册为防御商标. (3) 纵使某商标已就某些货品或服务而以申请人的名义作出并非作为防御 商标的注册,该商标仍可就该等货品或服务而注册为防御商标. (4) 已就某些货品或服务而注册为防御商标的商标,可於其后就同一货品 或服务而以该注册商标的拥有人的名义进行并非作为防御商标的注册. (5) 如有人根(1)款提出申请,而― (a) 有关商标并非以有关申请人的名义注册为商标;

或(b) 有关注册商标现予使用或曾予使用的围并不符合第(1)款所描述的 情况, 则处长须拒绝该项申请.

3 (6) 任何人可基於以下任何理由向处长或法院申请撤销任何商标作为防御 商标的注册― (a) 该商标并无以其他形式以注册防御商标的拥有人的名义注册;

或(b) 该注册商标现予使用或曾予使用的围并不符合第(1)款所描述的情 况, 而凡该注册商标是就某些货品或服务而注册为防御商标的,该项撤销可就 所有或任何该等货品或服务而作出. (7) 第38(3)条(注册申请)及第 52(2)(a)、(b)及(c)条(注册的撤销)以及 本条例中与本条相抵触的其他条文,并不就防御商标而适用.」 判决 7. 经详细考虑所有有关本申请的证,并黄大律师的书面和口头陈述以及所 有有关情况, 本人决定反对申请商标就任何申请注册的货品及服务注册为 防御商标,原因载述如下: 申请商标的可注册性 8. 条例第60(1)条订明防御商标的注册条件可归纳如下: (1) 申请人已就某些货品或服务将同一标记注册为商标;

(2) 该标记就某些货品或服务注册,而该标记就所有或任何该等货品 或服务使用频密至变得极为驰名於香港;

以及 (3) 该商标拥有人以外的人士就其他货品或服务使用该注册标记,相 当可能会减损其就首述的货品及服务所具有的显著特性. 条例第60条是为一些就某些货品和服务(货品和服务A)已注册的商标, 虽然没有就其他货品和服务(货品和服务B)注册,但在符合上述第(1) 至(3)项的情况下,可被接纳就货品和服务B注册为防御商标,即使商标 拥有人没有或没有打算就货品和服务B使用该商标(条例第60(1)及(2) 条).该防御商标也不会因没有使用而遭撤销.

1 因此,防御商标在条例

1 根趵 52(2)(a)条,商标的注册可遭撤销的理由包括:「(a) 该商标是就某些货品或服务注册, 但在一段至少

3 年的连续期间内,该商标的拥有人没有在香港真正地就该等货品或服务而使用该商 标,而该商标亦没有在该拥有人的同意下在香港真正地就该等货品或服务而使用,且并没有能成立的 理由(例如有对该商标所保护的货品或服务施加入口限制或其他政府规定)不予使用.」条例第 60(7)

4 下享有的保护比普通商标更为广泛.要注册成防御商标,上述(1)至(3)项的条件,每一项都必须符合方可注册. 9. 香港并没有阐释条例第

60 条的本地判决案例.在聆讯时,王律师表示其 陈述不会依赖任何其他国家的相关法例或案例(包括其书面陈词第

6 段所 提到的外国案例). 申请人已就某些货品或服务将同一标记注册为商标 10. 根衔牡

8 段第(1)项,申请人须已就某些货品或服务将同一标记注 册为商标.申请人只拥有一个与申请商标相同的注册商标,该商标注册编 号为 300572102AA,注册日期为

2006 年1月25 日.该商标就附件 B 所载 的第

29、

30、32 及33 类别货品注册.申请人符合上文第

8 段第(1)项 的条件,并被视作依赖该商标,以支持把申请商标注册为防御商标的申请. 使用频密至变得「极为驰名於香港」 11.根衔牡8段第(2)项,申请防御商标的标记必须就某些货品或服务注 册,而该标记就所有或任何该等货品或服务使用频密至变得极为驰名於香 港.条?并无界定「极为驰名」一词的涵义.本人认,以什麽准则衡量 有关商标是否极为驰名於香港,可参考条例第4条对「驰名商标」的有关 规定及附表2所载可考虑因素,但要谨记「极为驰名」的标准较「驰名」 更高.在聆讯时黄大律师也同意这点.

2 12. 根趵4条第(1)款,在条例中凡提述有权根栋屠韫肌坊竦米 为驰名商标的保护的商标,均须解释为提述驰名於香港.条例第4条第 (2) 款规定,在决定某商标是否驰名於香港时,须顾及条例附表2.附表2第1 条第(1)及(2)款规定― 「(1) 处长或法院在为施行条例第4条( 驰名商标 的涵义)而决定某商标 是否驰名於香港时,须顾及任何可从中推断出该商标是驰名於香港的因 素. (2) 处长或法院尤须考虑向处长或法院呈交而可从中推断出该商标是否驰 名於香港的资料,包括(但不限於)关於以下方面的资料― 条规定,条例第 52(2)(a)条及条例中与条例第

60 条相抵触的其他条文,并不就防御商标而适用.

2 黄大律师的书面陈词第3段5(a) 有关的公众界别对该商标的认识或承认程度;

(b) 使用该商标历时多久、使用的围及地域围;

(c) 推广该商标历时多久、推广的围及地域围,推广包括应用该商 标的货品或服务的广告宣传或宣传以及在博览会或展览会上介绍该 等货品或服务;

(d) 该商标注册或注册申请历时多久及注册的地域围(仅限於该段时 间及地域围反映出该商标的使用或为人承认的程度的围内);

(e) 成功地强制执行该商标的权利的纪录,特别是关於该商标获外地主 管当局承认为驰名商标的程度;

及(f) 与该商标有关联的价值.」 13. 条例附表2第1条第(3)款规定,「第(2)款提及的因素旨在提供指引,以 协助处长及法院决定某商标是否驰名於香港.呈交关乎任何该等因素的 资料,或在作考虑时视每一个因素为同等重要,均不是达致该决定的先 决条件.反而,每一个案均会视乎其个别情况而作决定.在某些个案中, 所有上述因素都可能有关,而在其他个案中,则某些因素可能有关,也 有别的个案是当中所有因素均是无关的.有关决定是可以基於第(2)款所 没有提及的额外因素而作出,该等额外因素可以是独立地有关,亦可以 是结合第(2)款提及的一个或多於一个因素而有关.」 申请人的背景 14. 申请人共提交了四份法定声明及相关附件,分别由李玉生(第一份声明) 和杨立民(第

二、第三及第四份声明)作出.

3 李玉生为申请人的法定代 表人及董事长........