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1 - 中国抵触申请制度的比较研究与申请时的应对策略 北京林达刘知识产权代理事务所 机械部 中国专利代理人 吕鹏 岳红杰 白银环 摘要:本文对中国抵触申请制度与欧洲、日本、美国专利法中相类似的制度进行了比较研究, 在此基础上探讨中国抵触申请制度与各国抵触申请相关制度之间的差异, 并提出国外申请人在中 国进行专利申请时为了避免自身专利申请构成抵触申请的应对策略.

关键词:抵触申请;

欧洲;

日本;

美国 引言 从立法宗旨上看,世界各国制定专利法的目的是相同的,但各国的专利法会根据各国的实际 情况而存在细微的区别.有时,这些细微的区别将决定同样的申请能否被授予专利权.影响专利 申请能否被授予专利权的一个重要的判断标准是新颖性.在中国的专利实务中,抵触申请制度是 判断新颖性时需要考虑的一个重要制度.下面,本文将对欧洲、日本、美国专利法中与中国抵触 申请制度相类似的制度进行比较研究, 在此基础上探讨中国抵触申请制度与各国抵触申请相关制 度之间的差异.

一、中国的抵触申请制度与其他国家和地区的抵触申请相关制度 1.1. 中国的抵触申请制度 根据我国专利法及《专利审查指南》的相关规定,概括而言,如果在先的专利或专利申请要 构成在后的中国专利申请的抵触申请,需要满足以下条件: (i)在先专利或申请由任何单位或者个人在中国申请;

(ii)在先专利或申请的申请日早于在后申请的申请日;

(iii)在先专利或申请的公布或公告日在在后申请的申请日当天或之后;

另外,对于 PCT 申请而言,PCT 申请需进入中国国家阶段. LINDA LIU &

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2 - 1.2. 欧洲的抵触申请相关制度 欧洲专利公约(EPC)中关于抵触申请的规定与中国基本相同. 《欧洲专利公约》第54 条第

3 款可以看作是欧洲专利公约中关于 抵触申请 的记载.欧 洲的抵触申请与中国的区别在于, 《欧洲专利公约》第54 条第

3 款规定现有技术包括抵触申请, 而中国《专利法》第22 条第

5 款规定现有技术不包括抵触申请.尽管存在这种不同,但由于在 《欧洲专利公约》第56 条明确规定在判断创造性时不考虑抵触申请,中国《专利法》第22 条第

3 款规定判断创造性时是与现有技术相比,也不考虑抵触申请,所以二者殊路同归. 此外,根据《欧洲专利公约》第153 条第

2 款和第

4 款中的规定,PCT 申请需进入欧洲地 区阶段才可能构成抵触申请. 1.3. 日本的扩大在先申请制度 在日本专利法中存在类似中国抵触申请制度的制度, 日本审查指南中称为 扩大在先申请 (日文:大先愿) ,但该制度与中国的抵触申请制度存在一定区别. 针对中国的抵触申请制度之条件(i) ,日本的扩大在先申请要求在先申请的发明人与本申请 的发明人不同,在本申请提出申请时,在先申请的申请人与本申请的申请人不同. 针对中国的抵触申请制度之条件(ii)和(iii) ,日本的扩大在先申请要求在先申请在本申请 的申请日之前提出申请,在先申请在本申请提出申请后公布或者公告. 此处需注意的是,在中国,抵触申请 在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申 请日)公布 ,时间节点的判断是以日为单位,这也与中国《专利法》 、 《专利法实施细则》以及 《专利审查指南》中的其他时间节点的表述相一致.而在日本专利法中,扩大在先申请 在本专 利申请后公布或者公告 ,其时间节点的判断是以时刻为单位.日本《特许・实用新型审查基准》 对此作出了明确的说明.因此区别于中国专利法,关于扩大在先申请的判断,在上述条件(iii) 中判断其他申请的公布或者公告的时间时要考虑到时刻. 此外,只有进入日本国家阶段的 PCT 申请才可能构成日本的扩大在先申请. 1.4. 美国的抵触申请相关制度 在《美国专利改革法案》 (Leahy-Smith America Invents Act,下称 AIA )中,实际上并不 LINDA LIU &